Il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio successivo quando ritiene che quest’ultimo possa comportare un rischio di confusione o di associazione con il suo.

Una volta registrato un marchio, pertanto, occorre vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti e/o servizi identici o simili senza l’autorizzazione del titolare.

La prima forma di tutela accordata al titolare del marchio per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un brand identico o simile da parte di altri soggetti.

Si tratta di un procedimento amministrativo che consente, con specifico riferimento alle domande di marchio nazionali depositate in Italia, ai titolari di marchi anteriori o di diritti anteriori di chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) il rigetto della domanda di registrazione di un marchio nazionale analogo depositato da un terzo, ritenuto registrabile (o l’annullamento degli effetti nei casi specifici di registrazione internazionale estesa all’Italia o di registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all’estero, ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi). E’ importante, dunque, affidarsi a professionisti competenti che svolgano una adeguata ricerca di anteriorità prima del deposito per evitare di ricevere un’opposizione alla registrazione del proprio marchio.

Lo strumento dell’opposizione rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario in quanto consente di intervenire a livello amministrativo con una procedura più rapida e con costi nettamente inferiori, con l’ulteriore vantaggio di avere un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso e, quindi, di consentire all’imprenditore di difendere più efficacemente il proprio marchio al quale ha dedicato anni di lavoro e di investimenti e che si trova ad essere attaccato da una domanda depositata successivamente.

Tutte le decisioni degli esaminatori sono pubblicate nella sezione Normativa e giurisprudenza del sito dell’UIBM.

Soggetti legittimati ad opporsi alla registrazione di un marchio

Il soggetto legittimato ad opporsi alla registrazione di un marchio è il titolare di un marchio anteriore, già registrato o anche solo depositato, che abbia efficacia sul territorio per cui è richiesta la registrazione del marchio opposto.

Così, ad esempio, può opporsi alla registrazione di un marchio italiano:

• il titolare di un marchio italiano anteriore,

• il titolare di un marchio europeo anteriore,

• il titolare di un marchio internazionale che abbia designato l’Italia per la protezione.

Può, invece, opporsi alla registrazione di un marchio europeo chiunque sia:

• titolare di un marchio europeo,

• titolare di un marchio registrato o in attesa di registrazione in uno qualunque dei Paesi dell’Unione Europea,

• titolare di un marchio internazionale che abbia designato per la protezione l’Unione Europea o uno qualunque dei suoi paesi membri.

Sono, inoltre, legittimati a presentare l’opposizione il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio e le persone i cui ritratti o nomi siano registrati come marchi da terzi, oltre a persone, enti e associazioni i cui nomi, segni, denominazioni e sigle siano oggetto di domanda di registrazione.

Come si svolge il procedimento di opposizione

La registrazione di un marchio, rilasciata dall’UIBM, si ottiene a seguito di una complessa procedura che ha inizio con il deposito della domanda.

Successivamente al deposito della domanda, l’UIBM verifica che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge per la ammissibilità del marchio (capacità distintiva, novità, originalità e liceità), ma non controlla se il marchio è identico o simile ad uno precedentemente registrato, lasciando questa incombenza ai titolari dei marchi stessi.

Dopo aver superato il controllo di ammissibilità, il marchio viene pubblicato sul bollettino. Entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, qualsiasi interessato può indirizzare all’UIBM osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione. Qualora tali osservazioni siano ritenute rilevanti, vengono comunicate dall’UIBM al richiedente, il quale può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Ai sensi dell’art. 176 c.p.i entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, può essere presentata opposizione alla registrazione, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata.

Più precisamente, l’atto di opposizione deve essere depositato entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti:

• dalla data di pubblicazione, sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, di una domanda di registrazione ritenuta registrabile;

• dalla data di pubblicazione, sul citato bollettino, della registrazione di un marchio, la cui domanda non sia stata pubblicata;

• dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle del Marques Internationales.

L’atto di opposizione può essere presentato presso l’Ufficio:

• depositato a mano in tre copie;

• inviato tramite servizio postale in due copie;

• depositato attraverso il portale di servizio on line https://servizionline.uibm.gov.it; per poter usufruire di questo servizio, l’utente deve avere una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il sistema probatorio che contraddistingue il procedimento di opposizione si fonda esclusivamente sulle prove documentali, così come avviene normalmente nei procedimenti amministrativi.

Per quanto concerne l’iter del procedimento, l’art. 178 c.p.i. dispone che la opposizione debba essere comunicata al richiedente la registrazione, con una originale previsione che contempla anche l’avviso, anche all’opponente, della facoltà di raggiungere un accordo conciliativo entro due mesi dalla comunicazione. In assenza di tale accordo, il richiedente può presentare le proprie deduzioni. Il procedimento si conclude con un provvedimento di accoglimento o di rigetto della opposizione.

Contro il provvedimento che dichiari irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione, oppure si limiti ad accogliere parzialmente o respinga l’opposizione, le parti possono presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi nel termine di trenta giorni.

In caso di decisione definitiva di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio respingerà la domanda di registrazione del marchio contestato; viceversa, in caso di rifiuto dell’opposizione, il marchio sarà registrato.