Rivendica

Premesso che, ai sensi dell’art. 117 c.p.i., la registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale, l’art. 118 c.p.i. disciplina la “rivendica”, stabilendo che “chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto”.

Il secondo comma del citato articolo dispone che, qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

1. assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

2. depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

3. ottenere il rigetto della domanda.

Nel caso, invece, in cui il brevetto sia stato rilasciato oppure la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa:

1. ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

2. far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi ne aveva diritto.

Infine, il quarto comma dell’art. 118 dispone che “Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse”.  Tale norma, tuttavia, non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

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Anteriorità

Prima di depositare la domanda di registrazione di un marchio o di utilizzare un marchio sul mercato è fondamentale effettuare una ricerca di anteriorità, volta ad individuare l’esistenza di marchi identici o simili registrati e/o di fatto.

Com’è noto, un segno è validamente registrabile come marchio d’impresa se possiede i requisiti prescritti dalla legge, ovvero la liceità, l’originalità e la novità: quest’ultima, in particolare, rappresenta la condizione primaria affinché si possa registrare un marchio. L’ufficio nazionale brevetti e marchi, tuttavia, in fase di esame delle domande di registrazione, non verifica la sussistenza del requisito della novità, e ciò comporta che il marchio, anche se accettato, possa essere dichiarato nullo a seguito della richiesta del titolare del marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità rappresenta, pertanto, un importante strumento per accertare la presenza sul mercato di marchi già registrati oppure, a determinate condizioni, utilizzati, simili o uguali rispetto a quello che si intende registrare, per una categoria merceologica identica o simile, al fine di scongiurare il rischio di subire un’opposizione alla registrazione ovvero possibili azioni legali da parte del titolare.

Va precisato che la ricerca di anteriorità riduce notevolmente ma non elimina del tutto il rischio di ricevere un’opposizione o una contestazione da parte del titolare del marchio anteriore: non esiste un marchio che non ha rischio di contestazione.

La ricerca di anteriorità, inoltre, è attività assai delicata, in quanto non consiste in una verifica meramente tecnica che porterà ad un risultato netto circa la possibilità o meno di procedere alla registrazione: le sue risultanze possono essere sfumate e necessitare, quindi, di una attenta analisi da parte di professionisti della materia. Infatti, se il concetto di marchio identico è evidente, quello di marchio simile sfugge alla comprensione dei non addetti ai lavori perché con questo termine si indicano tutti i marchi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

• assonanza fonetica;

• assonanza visiva;

• assonanza concettuale.

In base ai risultati della ricerca, solo il professionista esperto saprà indicare la strada migliore per ridurre al minimo i rischi, rispettando i criteri imposti dalla legge per non ledere i diritti di terzi ed evitando che la scelta del segno rappresenti un ostacolo allo sviluppo di una strategia aziendale già avviata.